L’importanza di tutelare il proprio marchio e i requisiti necessari
Il marchio è un asset importantissimo per un’attività (il cui valore può, peraltro, essere messo a bilancio e crescere nel tempo): un marchio registrato correttamente consente di proteggere il brand da contraffazioni, svilimenti e imitazioni, conferendo un diritto di uso esclusivo del marchio stesso.
La tutela del marchio è, dunque, fondamentale per la creazione e per la crescita di un brand.
Vediamo, dunque, brevemente cosa può essere oggetto di registrazione come marchio e quali sono i requisiti necessari affinché un segno distintivo possa essere registrato.
A) COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO?
In base alle sue caratteristiche, in via generale, il marchio può essere:
- Verbale: segno in lettere, sigle o numeri, compresi anche parole di fantasia o nomi di persone (esempio: Giorgio Armani);
- Figurativo: specifico logo o disegno, anche in una specifica posizione (esempio: coccodrillo di Lacoste o striscia rossa sulle scarpe di Prada);
- Di forma: confezione o prodotto con una forma specifica identificabile, in sé non funzionale all’uso (esempio: la bottiglia in vetro della Coca Cola);
- Sonoro: melodia o suono che evoca un prodotto (esempio: la suoneria del cellulare Nokia);
- Colore o motivo: uno o più combinazioni senza figura (esempio: blue Tiffany o pattern di Burberry).
Esistono, inoltre, ulteriori distinzioni in base alla funzione del marchio, da un punto di vista pratico complementari alle caratteristiche sopra indicate (ad esempio: marchio generale/speciale, a seconda che lo scopo sia l’identificazione di tutti i beni di un determinato brand o invece di una specifica linea di prodotti; cfr. Guess/Marciano by Guess).
Nella realtà, spesso i marchi sono il risultato di una combinazione dei criteri e delle caratteristiche indicate. Occorre, dunque, un’attenta valutazione per capire quale sia la forma migliore in cui registrare il proprio segno distintivo, al fine di ottenere la maggior tutela possibile verso terzi.
B) QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL MARCHIO PER ESSERE REGISTRATO?
Il marchio risulterà registrabile se possederà tutti i seguenti requisiti:
- Capacità distintiva: il marchio deve identificare in maniera univoca il prodotto o l’azienda. Non possono essere, quindi, registrati come marchio denominazioni generiche riferite al prodotto o indicazioni meramente descrittive (ad esempio: la sola parola “Scarpe” per calzature), né termini o segni di uso comune per identificare un bene. Maggiore sarà la capacità distintiva del segno prescelto, più forte sarà il marchio registrato che ne deriverà (che potrà, dunque, godere di una tutela molto ampia rispetto a marchi simili nella medesima categoria merceologica);
- Novità: il marchio deve essere diverso da quelli già utilizzati o registrati da terzi per prodotti identici o similari. Una ricerca di anteriorità nei registri marchi prima del deposito può essere utile per verificare la novità ed evitare, dunque, successive contestazioni o opposizioni da parte di terzi;
- Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Non si possono, tra le altre cose, registrare stemmi o segni protetti da convenzioni internazionali (ad esempio: i simboli grafici delle bandiere degli Stati).
C) LE CLASSI E L’AREA GEOGRAFICA DI REGISTRAZIONE
La registrazione di un marchio avviene per classi di prodotti e servizi, individuati tra le categorie elencate nella Classificazione di Nizza.
Prima di registrare un marchio occorre, quindi, stilare con attenzione una lista di prodotti e/o servizi con riferimento ai quali verrà utilizzato, per individuare poi le categorie della Classificazione di Nizza in cui essi possono essere ricompresi. La scelta delle classi è molto importante, in quanto il marchio sarà tutelato solo nelle classi prescelte e dunque con riferimento unicamente ad una precisa tipologia di prodotti o servizi.
Quando si registra un marchio è, inoltre, anche necessario decidere l’area geografica di interesse, che può essere nazionale (nel nostro caso, solo Italia), comunitaria (registrazione presso EUIPO, nel registro della UE) o internazionale (in uno o più Stati di interesse, scelti tra quelli aderenti a WIPO, da identificare uno per uno in concreto – N.B. non vale in tutto il mondo!).
D) DURATA E DECADENZA
La registrazione del marchio dura 10 anni ed è rinnovabile in maniera illimitata.
Il marchio può, però, decadere:
- per volgarizzazione: quando il marchio diventa la denominazione generica comune di un determinato bene (cfr. Rimmel, nome dell’inventore del mascara, diventato sinonimo di questo oggetto quasi in ogni lingua);
- per illiceità sopravvenuta: quando, successivamente alla registrazione, il marchio risulta ingannevole per il pubblico (ad esempio, sulla natura, qualità o provenienza dei prodotti) oppure qualora nel tempo risulti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- per non uso: se il marchio non viene usato per 5 anni dalla registrazione.
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Distinguersi dalla concorrenza e creare un brand di qualità, con cui essere riconosciuti dal pubblico, è oggi più che mai essenziale. Ecco perché registrare il proprio marchio è indispensabile per valorizzare gli investimenti fatti e per far crescere la reputazione del brand.
Spesso l’importanza della registrazione del marchio viene, però, sottovalutata: si pensa di poterlo fare “quando servirà”, ossia in un momento in cui magari il marchio sarà diventato noto; oppure si ritiene di poter provvedere facilmente da soli, senza approfondimenti e senza l’aiuto di alcun professionista (cosa tecnicamente possibile, ma poco consigliabile).
In entrambi i casi, gli esiti possono essere disastrosi: investire su un segno distintivo senza prima assicurarsi dei diritti di esclusiva, o addirittura senza essere certi di poterlo legittimamente usare senza violare diritti altrui, può provocare conseguenze assai negative sia in termini di reputazione, che di costi; rimandare la registrazione può anche comportare il rischio di arrivare tardi per tutelarsi, perché qualcuno può aver registrato un marchio uguale o simile al nostro prima di noi; per contro, registrare un marchio senza alcuna strategia o approfondimento alle spalle può rendere poco efficace o limitante la registrazione.
Registrare il marchio è, dunque, un vero e proprio investimento, su se stessi e sul proprio brand.
Rivolgendovi ad un professionista, potrete studiare la strategia legale migliore per il vostro brand e depositare il marchio nel modo più aderente alle vostre esigenze concrete, in modo da trarne la maggiore efficacia possibile e far fruttare al meglio in vostro investimento.